Часто приходится слышать о сложностях коммерциализации изобретений. Да что там слышать, сталкиваться с ними тоже приходится. Создать востребованную технологию уже не просто, а найти ей место на рынке – задачка ещё интереснее. Я сейчас ради любопытства занимаюсь одним похожим проектом. Обязательно о нём напишу, как только эту информацию можно будет считать открытой. Сейчас о случаях без сложностей… Или почти без них.
Есть среди моих клиентов изобретатель, который умудряется найти покупателей на свои разработки ещё до того, как подаёт заявки на патенты.
Есть среди моих клиентов изобретатель, который умудряется найти покупателей на свои разработки ещё до того, как подаёт заявки на патенты.
Это с одной стороны замечательно. Он большой молодец. Только возникает вопрос: «что с этими покупателями делать?». Исключительные права на изобретение возникают только после выдачи патента, предоставление прав на использование изобретения или полезной модели, на которые ещё не выдан патент, не может быть зарегистрировано государством, значит и не будет иметь юридической силы. А распоряжаться правами на изобретение уже хочется: и потенциальный лицензиат не желает ждать, и изобретателю время дорого. Особенно оно в цене, когда дело касается изобретений в области информационных технологий: программных алгоритмов или техники связи. Здесь эти полтора года (в лучшем случае), в течение которых проходит экспертиза и выдаётся патент, становятся вечностью.
Короче, задачу надо решать. Делается это довольно замысловато.
Прежде чем понять, как продавать технологию разберёмся, что мы вообще хотим продать.
Давайте на берегу договоримся: патент получать нам надо. Бывают случаи, когда защищать изобретения и другие решения лучше без получения патента, и о них мы обязательно поговорим. Но позже. Именно в этом случае получать патент обязательно. Договорились.
Какие права есть у изобретателя? … и когда они есть?
В соответствии со статьёй 1385 Гражданского Кодекса публикация сведений о заявке (считайте, саму заявку) на изобретение производится по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки. Это и в России, и в других странах. Исключение составляют случаи, когда заявитель сам просит опубликовать заявку раньше. Но это нам скорее всего ни к чему.
Не секрет, что до подачи заявки необходимо держать сведения об изобретении в тайне, иначе вы рискуете получить отказ в выдаче патента на основании того, что эти сведения были опубликованы до даты приоритета (в частности, даты подачи первой заявки). Не будем этого делать. Кроме того, для наших целей этого не стоит делать и после.
Секрет производства (ноу-хау)
Выходит, что до момента публикации заявки по статье 1385 у вас есть возможность сохранять ваше изобретение в тайне. А значит обеспечивать его охрану в качестве секрета производства (или ноу-хау) по статье 1465 Гражданского Кодекса РФ. И в соответствии со статьёй 1486 вам как обладателю секрета производства принадлежит исключительное право на него. И этим исключительным правом можно распоряжаться.
С первым товаром определились. Это хорошо. Плохо то, что через полтора года, как только заявка будет опубликована, вместе с конфиденциальностью сведений об изобретении «испаряется» и секрет производства (по статье 1487), а исключительное право на него прекращает своё действие. Короче говоря, того права, которое вы можете передать, и за которое можете получать вознаграждение, больше не будет существовать.
Не переживайте, всё будет хорошо.
Не мог законодатель оставить правообладателя без прав.
Временная правовая охрана
Сразу со дня публикации вашей заявки возникает временная правовая охрана изобретения (ст.1392 Гражданского кодекса РФ), и длится она до публикации сведений о выдаче патента.
Важно, что временная правовая охрана наступает только если патент выдан. Если же заявка была отозвана, по ней принято решение об отказе и возможности повлиять на это решение нет, то считается, что временная правовая охрана и не наступала вовсе. Но не будем в этот раз о плохом.
Здесь хочется отметить, что исключительное право на секрет производства (ноу-хау) не зависит от судьбы заявки на патент и вообще патентоспособности изобретения.
Норма о предоставлении права использования изобретения другим лицам в период временной правовой охраны сформулирована довольно обще и совсем неконкретно. Но всё же возможность заключения соглашения между правообладателем и другими лицами, по которому они будут использовать изобретение, выплачивая правообладателю компенсацию, в явном виде предусмотрена в пункте 3 статьи 1392 Гражданского кодекса РФ.
И наконец…
Выдача патента.
После государственной регистрации изобретения или полезной модели возникает исключительное право на изобретение или полезную модель (здесь в Кодексе есть некоторые нестыковки) и правообладатель уже может его «осуществлять». Например, путём распоряжения им, в том числе выдавать разрешения на использование запатентованного технического решения путём выдачи лицензий.
С этого момента всё становится вполне определённо: у обладателя патента есть исключительное право использования изобретения, и он может предоставлять другому лицу право его использования, заключая привычный лицензионный договор.
Исключительное право в соответствии с патентом существует, пока патент действует. После окончания его действия изобретение переходит в общественное достояние и любое лицо может свободно его использовать, не спрашивая у правообладателя согласия и не выплачивая вознаграждение за это (статья 1364 Гражданского кодекса РФ).
После истечения срока действия патента изобретение или полезная модель переходят в общественное достояние. Здесь уже сложно говорить о распоряжении правами на них. И мы не будем.
Получилось четыре периода существования технического решения с разными правами на него:
Право на секрет производства возникает у вас ещё до подачи заявки. Теоретически, уже в это время можно заключить лицензионный договор, но я рекомендую сначала сформировать и подать заявку. В этом случае вы:
- во-первых, избавите себя от части рисков раскрытия информации, составляющей секрет производства;
- во-вторых, сможете точно определить сведения, составляющие секрет производства;
- и в-третьих, с поданной заявкой спится заметно спокойнее 🙂
Договор получится интересным. В нём кроме прочего необходимо:
- Определить сведения, составляющие секрет производства (ноу-хау). Это можно сделать, например, включив в полном объёме текст заявки на изобретение в приложение к договору.
- Установить режим конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства.
- Разрешить приобретателю прав использовать технические решения в период временной правовой охраны и установить вознаграждение за использование.
- Заключить предварительное соглашение о заключении лицензионного договора на будущий патент. При этом желательно установить условия, которые он должен содержать. Можно вообще включить проект лицензионного договора в приложение к договору.
- Предусмотреть, как быть, если патентное ведомство откажет в выдаче патента.
Хорошо, если в рамках сделки у вас передаётся только одно изобретение. Когда передаются комплексы прав, лицензионные договоры приобретают фантастические формы и обширное содержание.
В начале августа нынешнего года Роспатент объявил о начале обсуждения введения института лицензирования заявок. Поэтому возможно, скоро у нас появится специальная норма, которая будет упрощать лицензирование технических решений до выдачи патента. А если повезёт, будет разработана и соответствующая процедура.
Увидим 🙂