Изобретатели, которые обращаются к патентным поверенным или патентоведам для оформления заявок на изобретения или полезные модели, часто получают от своих консультантов рекомендации об обязательном проведении патентного поиска перед подачей заявки. В результате такого патентного поиска выявляются известные технические решения, которые по своей сущности наиболее близки к патентуемому изобретению или заявляемой полезной модели.
Действительно, формально такая рекомендация обоснована: в патентной заявке всегда есть раздел «уровень техники», в котором приводятся сведения об аналогах, выделяется из них наиболее близкий (прототип) и формулируется, какие недостатки присущи аналогам в отличие от предлагаемого решения. К тому же поиск иногда обнаруживает публикации, из которых уже известны решения, настолько близкие, что это делает предлагаемое решение не новым или не обладающим достаточным изобретательским уровнем.
Является ли такая рекомендация обязательной к исполнению? Пожалуй, нет. Или лучше так: «обычно нет». Дальше в статье мы разберёмся, почему, а также когда всё-таки проведение предварительного поиска на уровень техники целесообразно.
Тезисы, которые я далее приведу, многие мои коллеги посчитают крамольными. Я встречал аналогичную позицию только один раз – в публикациях специалистов компании Parallels. Их мнение куда категоричнее моего: они против проведения предварительного поиска. Соглашусь с ними на 99%: такая позиция действительно самая правильная для их сферы (ИТ), для их бизнеса и для принятой у них политики защиты интеллектуальной собственности.
В области информационных технологий (IT) отказ от поиска на уровень техники особенно актуален, ниже отмечу, почему.
По традиции сперва разберёмся с матчастью.
ЧТО ТАКОЕ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ?
Коротко: это совокупность общедоступных знаний, данных, информации, которая ограничена по времени – общедоступных на некоторую дату.
Представьте, насколько это объёмный массив данных: сведения, доступные в интернете, печатные издания, публикации в любых СМИ, доклады на конференциях… Благо, рассматривать его целиком обычно не приходится.
На практике, определяя уровень техники некоторого решения, используют только данные о технологиях и решениях, которые близки к нему. А чтобы охарактеризовать уровень техники из известных знаний отбирают несколько самых близких, которые в своей сути наиболее похожи на это решение. Так, характеристика уровня техники может представлять собой десяток публикаций, из которых выделено 1-3 наиболее близких решений.
Представьте, насколько это объёмный массив данных: сведения, доступные в интернете, печатные издания, публикации в любых СМИ, доклады на конференциях… Благо, рассматривать его целиком обычно не приходится.
На практике, определяя уровень техники некоторого решения, используют только данные о технологиях и решениях, которые близки к нему. А чтобы охарактеризовать уровень техники из известных знаний отбирают несколько самых близких, которые в своей сути наиболее похожи на это решение. Так, характеристика уровня техники может представлять собой десяток публикаций, из которых выделено 1-3 наиболее близких решений.
КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ?
Методика определения уровня техники складывается из следующих этапов:
1. проводят патентный поиск, в ходе которого отбирают релевантные публикации.
2. анализируют найденные публикации для определения наиболее близких технических решений.
3. формулируют результаты.
Такое исследование в зависимости от сложности может занять от получаса до нескольких недель или месяцев работы специалиста.
ДЛЯ ЧЕГО ОПРЕДЕЛЯЮТ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ?
Эксперты патентного ведомства проводят поиск и определяют уровень техники, чтобы после определить, удовлетворяет ли заявленное техническое решение установленным законом требованиям: условиям новизны и изобретательского уровня.
При оформлении раздела «уровень техники» заявки на патент нужно указать наиболее близкие аналоги. Для этого также иногда проводят поиск. Кроме того, сведения о ближайших аналогах помогают оптимально определить объём охраны формулы изобретения. Это может сэкономить время, потраченное на экспертизу в патентном ведомстве.
Конкуренты тоже иногда проводят патентные поиски и исследование уровня техники для ваших решений. Это нужно, чтобы оспорить патент по отсутствию новизны или изобретательского уровня.
Инженеры в ходе разработки новых продуктов анализируют существующие технические решения в своей области, чтобы использовать в своих работах наиболее подходящие из них, или наоборот не использовать, если они защищены действующим патентом.
Можно вспомнить другие цели, но эти — основные.
Теперь к сути.
ПОЧЕМУ Я СОВЕТУЮ НЕ ПРОВОДИТЬ ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ТЕХНИКИ?
Как вы знаете, я специализируюсь на патентовании в области информационных технологий (ИТ, IT). Причины эти касаются технических решений во всех областях техники. Некоторые – особенно важны в отношении IT. Их я отмечу отдельно.
1. Промедление при подаче заявки
Вы можете провести очень качественное исследование, из-за которого оформление и подача заявки отложатся на пару месяцев. Но будет крайне неприятно, если ваш конкурент подаст заявку на аналогичное решение или опубликует сведения о нём на месяц раньше даты подачи вашей заявки.
Динамика развития ИТ делает эту причину критичной для заявок на программные алгоритмы и другие близкие темы.
2. Затраты на проведение предварительного патентного поиска
Патентному поверенному надо изучить ваше решение, провести поиск, проанализировать найденные публикации, а заявки на программное обеспечение порой содержат несколько сотен страниц текста на английском (в лучшем случае) языке. Время работы патентного поверенного – это деньги, которые вы ему платите.
Если вам нужно просто найти аналог для оформления заявки, это может стоить 100-200 USD. Если же вы хотите провести качественное исследование, чтобы снизить риски, стоимость такой работы начинается от 500 USD.
3. Далеко не 100% результат
Нельзя быть абсолютно уверенным в результатах исследования, которые не выявили в уровне техники источников, порочащих патентоспособность. Эта причина связана с предыдущими и последующими. Поверенный может потратить много времени, но всё же вероятность ошибки или недосмотра остаётся высокой.
4. Языковой барьер
Уровень техники ограничен временными рамками, но не географическими, и не лингвистическими: новизну заявки можно оспорить, используя источники на любом языке, доступные в любой точке земного шара.
В 2015 году Китай обогнал США по количеству поданных патентных заявок. Кроме Китая существует и много других государств с интересными языками и талантливыми изобретателями. Рефераты публикаций переводятся на английский язык, но для определения уровня техники необходимо анализировать весь текст заявки и чертежи.
Иными словами, языковой барьер также плохо сказывается на качестве определения уровня техники.
В этой связи примечательна тактика компании Qualcomm. Её я отметил, когда работал над переводом заявок на их изобретения на национальную фазу в России. Они просто не проводят поиски по заявкам на иностранных языках. При этом, подавая заявку, они заявляют формулу, которая заведомо вызовет вопросы у эксперта по новизне или изобретательскому уровню. Патентное ведомство проводит поиск по всем пунктам формулы (конечно же главным образом по публикациям на языке ведомства, например русском) изобретения, исследует уровень техники. После этого заявителю направляется запрос с анализом уровня техники и замечания по отсутствию патентоспособности. Эти замечания легко прорабатываются, а заявитель в дополнение получает дешёвые результаты патентного исследования.
5. Разная терминология
Знание языка публикации — это ещё не гарантия того, что вы всё сходу поймёте.
В моей практике был период, когда я работал с патентными заявками одновременно множества крупных транснациональных корпораций на получение патентов в России. Они все очень замечательные и интересные. Интересна также терминология, которую каждая из них использует для описания своих изобретений. Она иногда настолько отличается от общепринятых технических терминов на английском языке, что для упрощения работы они направляют своим зарубежным патентным поверенным толковые словари своего сочинения, объясняющие значения используемых терминов. Без таких словарей корректно перевести такую мудрёную заявку гораздо сложнее.
Значительная, если не подавляющая, часть заявок этих компаний из области информационных технологий.
Из-за этого разнообразия подобрать подходящие ключевые слова для поиска на уровень техники становится очень сложным. Ещё копейка в копилку причины под номером 3.
6. Временной лаг между подачей заявок и их публикацией
Патентные заявки публикуются через 18 месяцев после даты приоритета, которая для первой заявки определяется датой её подачи. То есть и поиск по заявкам младше 1,5 лет попросту невозможен. Вы не увидите в доступных базах подавляющее большинство заявок, которые были поданы за последние 18 месяцев.
Не лишним будет вспомнить, насколько быстро меняются технологиии и рынок в сфере IT. Вероятно, 18 месяцев для IT эквивалентны сроку в полвека, скажем для механики.
7. Требования патентного законодательства США о раскрытии сведений (IDS)
На десерт самое интересное от государства, патент которого – это предмет вожделения большинства из IT компаний, которые вообще задумываются о патентовании программных алгоритмов. В США вообще много оригинальных требований к патентным заявкам. Требования эти превращают составление заявки в увлекательное приключение. Одно из них – это Information disclosure statement (IDS, требование о подаче декларации раскрытия информации).
Суть его в том, что авторы и все лица, участвующие в работе над заявкой как до подачи, так и после, обязаны предоставлять в патентное ведомство США все известные им сведения об уровне техники. Конечно, в первую очередь это как раз результаты патентного поиска и любые другие релевантные источники, о которых известно этим лицам.
Если такая информация была сокрыта, то патент признаётся unenforceable (лишённым исковой силы, юридически недействительным). То есть патент по-прежнему существует, его можно повесить в рамочке на стенку, но воспользоваться им в суде не удастся.
Правило жёсткое. Не советую пускаться в размышления по поводу того, как суд сможет обнаружить его нарушение. Способы есть. Лучше просто соблюдайте это требование, если вы планируете подачу заявки на изобретение в США. Соблюдать его тем проще, чем меньше предварительных поисков вы проводили.
Вывод: если вы работаете в динамично развивающейся области техники, не тратьте время на предварительный поиск: он очень затратный, а на его результаты едва ли можно полагаться. Лучше оформляйте и подавайте заявки на изобретение как можно быстрее, приняв некоторый риск отказа после проведения экспертизы по существу. Время и приоритет в вашем случае важнее.
ТО ЕСТЬ ПОИСК НА УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ – ЗАНЯТИЕ СОВЕРШЕННО БЕСПОЛЕЗНОЕ?
Даже по решениям в зрелых областях техники я редко рекомендую проводить предварительный поиск. Практика показывает, что мало, кто знает уровень техники лучше, чем сам разработчик.
Но всё же бывают исключения: их я делаю, когда у меня самого или изобретателя есть крепкие сомнения в новизне или в изобретательном уровне с самого начала работы.
Сложно сказать, откуда берутся такие предчувствия, но, когда у меня они возникают, я рекомендую провести дополнительное исследование. Таких случаев сравнительно немного, но в большинстве из них по результатам поиска мы с клиентом отказывались от дальнейшей работы над заявкой.